EL PCT Y LA RECIENTE MODIFICACIÓN DE SU REGLAMENTO (1ª parte)

 

Camboya ha sido el último país en ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)una vía para solicitar patentes a escala internacional que contabilizó el pasado año en nuestro país 1.604 solicitudes. Para hablar de sus características y de su nuevo reglamento, que entró en vigor el pasado día 1 de julio de 2016, nos pusimos en contacto con el Departamento de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) . En esta primera parte abordaremos quíen utiliza más esta vía, su coste y los pasos a seguir para solicitarla.

¿Cuántos estados contratantes tiene el PCT? ¿Quiénes son?

Actualmente el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ha sido ratificado por 151 Estados contratantes. Son países de todo el mundo y de lo más variado, procedentes de los cinco continentes. El último país en ratificar el PCT, el que constituye el número 151, ha sido Camboya, 8 de septiembre de 2016, que quedará obligado a partir del 8 de diciembre de 2016. El listado de Estados contratantes se puede encontrar en este link.

De entre los países que suscriben el PCT ¿En cuáles se presenta un mayor número de solicitudes internacionales de patente? ¿Cuántas solicitudes proceden de entidades españolas y qué posición ocupa el Estado Español en el ranking de países solicitantes?

Según los indicadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) los cinco países que más solicitudes internacionales PCT presentan son Estados Unidos, Japón y China, seguidos por Alemania y la República de Corea. Si vemos qué tipo de solicitantes son, las cinco empresas que más solicitudes internacionales PCT presentan son Huawei Technologies Co. Ltd. (China), Qualcomm Incorporated (Estados Unidos), ZTE Corporation (China), Panasonic Corporation (Japón) y Mitsubishi Electric Corporation (Japón).

En lo que a España respecta, se encuentra, a nivel mundial, en el puesto 19 como país de origen de solicitudes de patentes; sin embargo, en cuanto al país de origen de solicitudes internacionales PCT España se encuentra en el puesto 15, con 1705 solicitudes internacionales PCT presentadas en 2014 y 1604 solicitudes en 2015. El mayor solicitante de solicitudes internacionales PCT de origen español es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), seguido por el Sistema Sanitario Público de Andalucía y Arcelormittal Investigación Desarrollo S.L.

¿Qué tipo de entidades utilizan más la vía PCT para solicitar sus patentes a escala internacional?

Según los datos de la OMPI los principales solicitantes son empresas, pero también instituciones de investigación y universidades. En menor medida el sistema PCT es utilizado por pequeñas y medianas empresas e inventores independientes.

Si una pyme hubiese desarrollado una nueva invención y quisiera protegerla patentándola a escala internacional ¿Por qué vía debería hacerlo?

En primer lugar hay que destacar que las patentes tienen un carácter territorial; es decir, solo producen efectos en el territorio en el que es competente la oficina que lo ha concedido. Una vez conocido esto, para proteger una invención en diferentes países existen varias posibilidades:

  1. La vía nacional o vía del Convenio de París: el solicitante puede presentar solicitudes de patente al mismo tiempo en aquellos países en los que desea proteger su invención; o bien, podrá presentar una primera solicitud de patente en un país miembro del el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), y, posteriormente, presentar solicitudes de patente por separado en otros países miembros del CUP, pero dentro de un plazo de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la primera solicitud de patente, reivindicando como prioridad la fecha de presentación de la primera solicitud;

(b) La vía europea: consiste en la presentación de una solicitud de patente europea que incluye la designación de los Estados europeos adheridos al Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (38 países en septiembre de 2016). La solicitud de patente europea se tramita en la Oficina Europea de Patentes, y la concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga;

(c) La vía del PCT: con esta vía el solicitante puede presentar una solicitud en virtud del PCT. Dicha solicitud es válida en todos los Estados contratantes del PCT y tiene una tramitación internacional única, consistente en la concesión de fecha de presentación internacional, examen de formalidades, búsqueda internacional, publicación internacional y posible examen preliminar internacional. Sin embargo, la concesión de la patente sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o regionales (como es el caso de la Oficina Europea de Patentes) en donde el solicitante desee continuar la tramitación nacional entrando en fase nacional ante la oficina competente.

Una vez conocidas las vías de las que dispone un solicitante, por cuál de ellas optar depende mucho de cuestiones estratégicas y de aquellos países en los que el solicitante, en el caso particular de las pyme, pueda explotar su patente o negociar licencias. Sin embargo, con el fin de ir evaluando las posibilidades de éxito y de comercialización de la invención, puede ser recomendable presentar una primera solicitud de patente en vía nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), para, posteriormente, presentar una solicitud internacional PCT en el plazo de 12 meses de prioridad a contar desde la fecha de presentación de la solicitud española.

En este sentido, la OEPM tiene el compromiso de elaborar el informe sobre el estado de la técnica en el plazo de 10 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, de modo que el solicitante, antes del plazo de los 12 meses de prioridad, pueda valorar la viabilidad de su invención y decidir en consecuencia si puede ser interesante extender la protección de la invención en el extranjero, mediante la presentación de una solicitud internacional PCT. De este modo, el solicitante, en el plazo de 10 meses, recibe el IET que contiene una información valiosa antes de incurrir en gastos en la extensión de la protección.

En ambos casos los costes se reparten entre las traducciones, las tasas de las oficinas y los mandatarios locales. ¿Cuál es su cuantía?

Según estudios realizados se calcula que los costes aproximados son los siguientes:

    • fase internacional PCT: tasa de presentación internacional (hasta 30 hojas) 1.219,00 €; tasa de transmisión 74,99 €; tasa de búsqueda internacional 1.875,00 €. Para más detalle puede informarse en este link.
    • tasas nacionales: pongamos por ejemplo que se acaba entrando en fase nacional ante Estados Unidos, la Oficina Europea de Patentes y Japón. Se estima que los gastos de representación, traducciones, tasas y anualidades durante 10 años es aproximadamente de 60.000€.

¿Cuál de las vías considera más ventajosa y por qué?

Cada vía tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante es pensar con tranquilidad la estrategia que mejor conviene al solicitante según sus intereses, posibilidades comerciales y económicas. Por eso siguen existiendo todas las opciones.

Inventor Europeo
Inventor Europeo
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s