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Poner freno a la falsificación de productos de marca es un reto aún por superar

El pasado 19 de octubre se celebró en Madrid una interesante jornada de trabajo sobre “Tendencias en la lucha contra la falsificación de marcas a través de Internet”. Durante su transcurso, los participantes expresaron sus opiniones en materia de seguridad y prevención contra este tipo de delitos y dieron a conocer algunas de las medidas que se están adoptando para disminuir su impacto en la economía.

En el evento participaron, entre otras personas, el Director General de la Asociación para la Defensa de las Marcas (ANDEMA) Jose Antonio Moreno; el Inspector de la Comisaría General de Policía Judicial en materia de delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (UCDEV) Jesús Gil Torrado, y la representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática Mª Pilar Rodríguez.

Las intervenciones estuvieron moderadas por el Doctor en Derecho Juan José Caselles, coordinador del área anti-piratería en la firma de abogados Elzaburu. Además, el propio Caselles presentó su libro Derecho de marcas y Proceso penal’, obra que pretende convertirse en guía de referencia en esta materia.

Un negocio que pone en riesgo a empresas y trabajadores

La falsificación de marcas es un delito contra los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual cuyas consecuencias causan graves perjuicios económicos que repercuten en toda la sociedad. Las empresas que usan intensivamente los derechos de Propiedad Industrial, que son las más afectadas por el crecimiento de este tipo de delito, generan más del 33% de la riqueza de la UE y emplean a centenares de miles de personas en todo el Viejo Continente. En nuestro país se calcula que este tipo de delito pone en riesgo unos 6.000 empleos, una cifra importantísima, y que se han destruido por su causa más de 67.000 puestos de trabajo directos.

Según datos aportados por la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el mercado de las falsificaciones es un negocio creciente. Fortalecido al ritmo que marcan los últimos avances tecnológicos, mueve ya más de 85.000 millones de euros anuales en la UE. Al hecho de que Internet haya favorecido su extensión a escala internacional facilitando el establecimiento de redes de comercialización, se suma la sofisticación de la maquinaria y tecnologías empleadas en el proceso de producción de este tipo de mercancías falsas, lo que ha ampliado su gama.

Falsificaciones más sofisticadas y variadas

En lo que se refiere a la repercusión de los avances tecnológicos en los procesos de producción de mercancías falsificadas, según palabras del Inspector de la UCDEV, Jesús Gil Torrado, actualmente “todo lo que es marca se puede falsificar, desde rodamientos para motores de los aviones hasta automóviles”. En la misma línea se expresó el propio Caselles durante la jornada al afirmar que “en un principio se falsificaban principalmente marcas de lujo en prendas de vestir y accesorios de moda de baja calidad, hoy en día se fabrican falsificaciones de forma masiva en cualquier tipo de producto”.

Ello no sólo trae consigo un perjuicio directo para las empresas afectadas, sino también perjuicios sociales, ya que la falsificación comporta consecuencias como el riesgo para la salud pública, la desprotección del consumidor, el aumento de los delitos de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales o la financiación ilegal de otras actividades criminales.

A pesar de los avances apuntados, el propio Caselles afirmó que el empeño de las autoridades por detener el auge de los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual aún encuentra muchas barreras “como la ausencia o exactitud de la legislación penal para actuar, las dificultades en las persecuciones policiales, los constantes cambios tecnológicos y sociales, el anonimato que ofrece Internet, la territorialidad de las leyes y, además, una innegable tolerancia social hacia este delito”.

En un sentido similar se expresó Mª Pilar Rodríguez, representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Informática, que no dudó en calificar este delito como “inabarcable”, aceptando que “el gran volumen de trabajo y la falta de especialización en la administración de Justicia ralentiza –o cierra- los procesos”.

El efecto expansivo de Internet

En lo que se refiere a la comercialización de falsificaciones vía Internet, Jose Antonio Moreno, Director General de ANDEMA comentó que “cerca del 20% de las falsificaciones se venden online”, mientras que Damián Fuentes, director de Hestia Consultores, aseveró que “al igual que en la actualidad se percibe el top manta como algo cotidiano es fácil encontrar en Internet páginas que comercian con productos falsos”. De hecho, reiteró Fuentes, su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, favorecido por “el sistema de indexación de Google, los medios de pago opacos y otros nuevos como las criptomonedas, que favorecen la venta online de las réplicas”.

Así las cosas, la falsificación de productos de marca se presenta como un problema a atajar a escala internacional cuya solución no es tanto modificaciones normativas como acciones de tipo preventivo que no se están llevando a cabo. Hasta el momento, quienes han de supervisar que el uso de sus tecnologías y plataformas no favorezca la comisión de este tipo de delitos no están trabajando lo suficiente para frenar el problema.

Nuevos requerimientos para proveedores de red y plataformas online

Pero esta dejación de funciones parece que pronto llegará poco a poco a su fin. Hace unas semanas tuvimos noticias de que la Comisión Europea ha exigido a los proveedores de Internet y a las plataformas online más populares un mayor grado de responsabilidad en lo que se refiere a las labores de vigilancia y control de los contenidos a los que facilitan acceso. A partir de ahora, además de disponer de herramientas que permitan detener automáticamente los contenidos fraudulentos, entre los que se incluye el acceso a la compra de productos falsificados, deberán borrarlos y asegurarse de que no vuelven a aparecer.

A pesar de que este requerimiento aún no tiene carácter normativo, ya que de momento su aplicación será voluntaria, supone un avance. Además, si en mayo del próximo año no se han conseguido resultados tangibles la Comisión Europea no se descarta legislar al respecto.

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Las marcas de certificación, una nueva figura en el derecho de la Unión Europea (UE)

El próximo 27 de septiembre la OEPM celebrará en su sede en Madrid (sala Julio Delicado) un taller que brindará a empresas y particulares la posibilidad de recibir información práctica sobre Propiedad Intelectual de la mano de expertos en la materia. Se abordarán los cambios en legislación de marcas de la UE, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de octubre.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 9:30 de la mañana, estando prevista su finalización a las 12:50. Durante su transcurso, los especialistas centrarán sus intervenciones en desgranar el contenido de los nuevos reglamentos de ejecución y delegado en materia de Propiedad Intelectual que introducirá a partir de octubre la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Recomendamos asistir a la convocatoria a quienes deseen enterarse de cómo afectarán dichos cambios en el uso de las herramientas de registro de Marcas.

La marca de certificación, a escala de la Unión Europea

A partir del 1 de octubre podrá solicitarse a escala de la Unión Europea la marca de certificación. Las marcas de certificación permiten distinguir productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características. Como única excepción no puede presentarse estas marcas con el fin de distinguir productos o servicios certificados con respecto a la procedencia geográfica.

Procedimientos de solicitud habituales

Aunque se trata de un tipo de marca que ya podía solicitarse en varios países del viejo continente, incluido España (marca de garantía), no ha sido hasta la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuando su reconocimiento puede extenderse a todo la Unión Europea.

El procedimiento para solicitar este nuevo tipo de marca ha de seguir los pasos habituales. El solicitante deberá incluir en la solicitud una declaración en la que indique que solicita una marca de certificación de la UE. La marca además deberá solicitarse en relación con una serie de productos y servicios concretos de los que ha de adjuntar una lista en los reglamentos de uso. Determinar qué condiciones van a regir el uso de la marca de certificación y, finalmente, aclarar tanto las características que deberán supervisarse como las pruebas y medidas a aplicar para hacerlo en caso de que una empresa solicite esa marca.

Los reglamentos de uso constituyen la esencia de estas marcas. Estos deben presentarse en un plazo de dos meses a partir de la presentación de la solicitud y deben incluir, en particular: las características de los productos o servicios que se desea certificar; las condiciones que rigen el uso de la marca de certificación; las pruebas y medidas de supervisión que va a aplicar el titular de la marca de certificación.

Porque, y esta es otra de las condiciones que han de tener en cuenta las entidades o particulares que deseen solicitar esta marca de la Unión Europea , su titular no puede dedicarse a una actividad empresarial relacionada con el suministro de los productos y servicios del tipo certificado.

Ejemplo clarificador y costes

Supongamos que, por su especial capacidad para generar calor, se quiere registrar una marca de certificación de la lana de oveja lacha, para su uso en la fabricación de productos textiles y de abrigo. Una empresa dedicada al sector textil no podría registrarla, pero sí una empresa de certificación de una región española en la que este tipo de oveja fuera muy común. Para hacerlo debería especificar qué características y procesos especiales posibilitan que el pelo de ese tipo de oveja se emplee en la industria textil y conserve mejor el calor corporal. Además, también le sería obligatorio detallar qué pruebas de calidad deberán superar los artículos de las empresas que pretendan obtener esa certificación para poder comercializar sus prendas con la etiqueta, de marca de certificación, “100% lana de oveja lacha”.

Para terminar, os aportamos un dato clave y no por último menos importante: los costes de la solicitud. Según nos han informado expertos de la OEPM acudiendo a fuentes de la EUIPO (figura en su web), solicitar la marca de certificación para toda la UE por vía telemática costará 1.500 €.

Os dejamos con este vídeo de la EUIPO donde se explica brevemente el nuevo reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? Parte 1

ANDEMA expidió el pasado año 54 certificados de notoriedad de marca en España

Hace poco menos de un mes la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), en el marco del convenio que subscriben anualmente y con motivo del día mundial de la Propiedad Industrial, lanzaron la campaña de sensibilización “Ser único no es fácil”. Se trata de un video que refleja, en clave de humor, lo decepcionante que puede resultar comprobar la dificultad que tiene ser original en un mundo hiper-conectado, donde cada vez hay más emprendedores creativos poniendo ideas y empresas en marcha. En él no queda claro si lo sucedido se trata de una coincidencia o es fruto del más descarado plagio. Os lo acercamos para que podáis verlo y sacar vuestras propias conclusiones:

Si estáis interesados en conocer las actividades que organiza ANDEMA y su finalidad os invitamos a visitar la página web de la asociación, donde se informa de todo ello y además se ofrece una detallada definición de lo que es una marca, sus tipos y cómo se han de proteger.

Gracias a una reciente visita a la web de ANDEMA pudimos conocer que, entre los múltiples servicios que ofrece la entidad, la expedición de certificados de notoriedad de marca es uno de los más solicitados y conocidos. A causa de ello nos propusimos averiguar qué se considera legalmente una marca notoria en España y qué diferencia hay entre esa consideración y la de marca renombrada. Esto es lo que hemos encontrado.

Marcas notorias y renombradas: definición y diferencias

Según el diccionario de la RAE el vocablo “notorio” tiene tres acepciones: público y sabido por todos; claro, evidente; e importante, relevante o famoso. Según la misma institución, el adjetivo “renombrado” se aplica a lo “conocido y admirado por su excelencia”.

El uso de ambos adjetivos en el ámbito jurídico y su aplicación a marcas registradas resulta ser mucho más preciso. Así, según el artículo 8.2 de la Ley de Marcas, una marca notoria es aquella que “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.

Según lo expuesto, la ley reconoce como marcas notorias aquellas que, por la actividad llevada a cabo por su titular en el mercado, su presencia en ferias y por acción de publicidad, son conocidas por la tipología de consumidores a la que van destinada, ya sean conocidas por sus consumidores de facto o por consumidores que sin serlo, identifican el producto o el servicio, como originario de su titular.

Dependiendo del sector, el público al que se dirigen varian y la exigencia de que sean marcas conocidas por un número importante de consumidores también varia. Una marca de un producto quirúrgico puede ser notoria si en la comunidad médica es una marca conocida. Por el contrario, un producto lácteo para ser notoria debe ser conocida ampliamente por sus consumidores reales o potenciales.

La marca alcanza el grado de notoria tras un importante esfuerzo empresarial, pero que para que mantenga dicho carácter, la marca debe seguir siendo conocida por el tipo del público al que se dirige, bajo riesgo de perder su notoriedad. Un ejemplo de este tipo de marca lo encontraríamos en “Santa Cruz”, firma norteamericana fabricante de monopatines y todo tipo de material relacionado con el skateboarding  presente en este sector durante 40 años.

El reconocimiento legal de notoriedad a una marca como “Santa Cruz” habilitaría a su titular a oponerse al registro de una segunda marca con un denominativo idéntico o similar en la misma clase en la que está registrada “Santa Cruz”, así como en clases que designan productos, servicios y actividades que puedan estar relacionadas con monopatines, que es el producto que se comercializa la marca notoria “San Cruz”.

¿Qué sería entonces una marca renombrada? El artículo 8.3 de la Ley de Marcas lo aclara: “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

Estaríamos hablando de marcas que son conocidas por el público en general, es decir, por la suma de los consumidores tanto reales, como potenciales, así como por las empresas que son competencia de la marca renombrada, así como por los operadores que intervienen en el círculo comercial de dicho producto, independientemente del sector y público concretos a los que vayan destinados sus productos. Un claro ejemplo de ello lo tendríamos en Apple, firma de reconocido prestigio internacional por la comercialización de toda clase de dispositivos tecnológicos.

En este caso, el renombre alcanzado por la marca permitiría a ésta oponerse al registro de una marca posterior que tratara de proteger cualquier producto con el mismo o similar nombre y/o logotipo, sea cual fuere el sector al que estuviera destinado. Por ejemplo, sería motivo de oposición el intento de registro de una marca “Apple” que designara una cerveza artesana con manzana entre sus ingredientes y utilizando el archiconocido logotipo de la fruta mordida, aunque el producto, como se plantea en este hipotético caso, no tuviese nada que ver con el sector de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para que a una marca le sea expedido el Certificado de Notoriedad por parte de ANDEMA se han de aportar un buen número de documentos. La asociación ofrece una lista de toda la documentación requerida en este archivo.

Certificados de Notoriedad y Renombre expedidos por ANDEMA en 2016

ANDEMA informó en su memoria anual que la asociación había expedido en España un total de 54 Certificados de Notoriedad durante 2016, más del doble del número de expediciones realizadas durante el ejercicio anterior, 2015, que llegaron a 25. De entre los 54 certificados expedidos el pasado año 21 lo fueron para empresas no asociadas. Según comenta ANDEMA en la propia memoria el hecho es significativo al demostrar que este servicio se ha convertido en una de las principales vías por las que se conoce el buen trabajo de la asociación, ya que su Certificado de Notoriedad ha obtenido una gran valoración en varias sentencias y resoluciones administrativas.

Además, la asociación también destaca en el documento que la obtención del certificado no requiere a las empresas esperar demasiado tiempo. Una vez aportada la documentación necesaria para su análisis no excede de los siete días.

Los resultados son muy diferentes en lo que respecta a los Certificados de Renombre, ya que ANDEMA no recibió solicitud alguna durante 2016. Para averiguar qué tipo de marcas reciben esta segunda clase de reconocimiento y protección podéis visitar la página web del Foro de Marcas Renombradas, una alianza estratégica público-privada entre empresas españolas de gran proyección internacional que será motivo de una segunda parte de esta entrada  ¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? PARTE II.

Aprovechamos para aclarar que para alcanzar ambas categorías es condición sine qua non el tener la marca registrada. El procedimiento para hacerlo es sencillo y hasta lo puedes hacer vía online como explicamos en otra entrada de este mismo blog. 

 

La OEPM velará porque los beneficios extraídos de la biodiversidad española reviertan en su propia protección

El pasado 14 de marzo se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 124/2017, mediante el que el MAPAMA introduce en la legislación española las disposiciones necesarias para garantizar que la explotación de la riqueza de la biodiversidad se convierta en una nueva fuente de beneficios para el país. Además, mediante él se pretende garantizar que dichos beneficios permitan financiar la conservación de dicha biodiversidad.

Entre otros aspectos, el Real Decreto establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas será la entidad que constatará el cumplimiento por parte del usuario de la declaración de diligencia debida, mediante los requerimientos que incluya en sus formularios y procedimientos de solicitud de patentes.

Con el decreto se reconoce a España tanto como proveedor de recursos genéticos silvestres, como consumidor de los procedentes de otros países. Gracias a él la explotación de los mismos será posible previo establecimiento de un acuerdo que determine, con total transparencia, cómo se distribuirán los potenciales beneficios que se puedan extraer a partir de dicha explotación.

Se deberá ajustar a lo dispuesto por este Real Decreto cualquier persona o entidad beneficiaria de fondos de investigación, que haya solicitado una patente o esté en la fase final de desarrollo de un producto para el que haya usado recursos genéticos silvestres y sus conocimientos derivados.

Cumplimiento del Protocolo de Nagoya

El Real Decreto supone la adaptación de la legislación española al cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de Nagoya. Dicho protocolo fue adoptado en la citada ciudad japonesa a finales de octubre de 2010 y es un acuerdo complementario al negociado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Mediante él los países firmantes establecieron un marco jurídico común al que atenerse para garantizar la distribución equitativa de los beneficios económicos potenciales que pudieran extraerse a partir de los beneficios extraídos de la explotación de sus recursos genéticos naturales.

Se consideran beneficios de dicha explotación tanto los avances y ventajas que se puedan derivar de la investigación y el desarrollo de la composición genética o bioquímica de los recursos genéticos como su posterior aplicación comercial en el desarrollo de productos y servicios. En lo que se refiere a los beneficios obtenidos por los países, y sujetos por ello a negociación, pueden ser tanto monetarios como no monetarios (regalías y participación de los resultados de la investigación).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica

Se estableció como respuesta a la amenaza que supone la explotación descontrolada de la diversidad biológica tanto terrestre como marina, entendida ésta como patrimonio de la humanidad a conservar como garante de la supervivencia de las generaciones tanto presentes como futuras.

Se redactó a partir del trabajo realizado por un grupo especial de expertos sobre diversidad biológica, convocado por Naciones Unidas en 1988 para preparar un instrumento jurídico útil con el fin de garantizar a escala planetaria la utilización sostenible de los recursos naturales. Los citados expertos consideraron clave para la consecución de estos objetivos que los países desarrollados y los que estuvieran en vías de desarrollo compartieran los costos y beneficios derivados de esa explotación.

Con esa finalidad, el grupo de trabajo, denominado en 1991 Comité Inter-gubernamental de Negociación, culminó su tarea el 22 de mayo de 1992, en la Conferencia de Nairobi, donde se aprobó el texto acordado del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Convenio se abrió a la firma en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro en julio de 1992 y ha sido ratificado por más de 180 países del mundo.