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Qué es, cómo usar y para qué sirve el secreto industrial

Hoy os vamos a hablar del secreto industrial. Un tipo de protección bastante habitual en muchos sectores productivos y que suele formar parte de la estrategia empresarial de las compañías desde hace siglos.

secreto

Antecedentes históricos

De hecho, la tutela judicial del secreto industrial se remonta al periodo napoleónico. Fue el El Código Civil Napoleónico de 1.804 el primero en adoptar sanciones que reprimían la violación de secretos industriales en sus artículos 1.382 y 1.383.

Además, el Código Penal francés de 1.810 estableció en su Artículo 418 varios castigos para quienes revelasen secretos industriales. Concretamente, establecía penas de prisión de dos a cinco años y multas de 500 a 2.000 francos para todo director, encargado u obrero de fábrica, que hubiera comunicado o intentado comunicar a extranjeros o a franceses residentes en países extranjeros, secretos de la fábrica de la que fueran empleados.

Alemania fue otro de los primeros países que impuso penas severas para quienes revelasen secretos industriales. En el Artículo 9 de su Ley de 1.896 sobre concurrencia desleal imponía una multa de hasta de 5.000 marcos y/o pena de prisión de hasta un año a aquél que, en su calidad de capataz, obrero u aprendiz de un establecimiento industrial, revelara sin autorización a otros, con el fin de concurrencia o con intención de causar perjuicio al titular del establecimiento, y durante el tiempo de la prestación de sus servicios, secretos comerciales o industriales que le hubieran sido confiados o que hubiese conocido con motivo de su empleo.

Hoy en España, la violación de los secretos industriales se encuentra prevista y sancionada en el código penal (Artículos 278-280). Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal, en su artículo 13 , considera desleal “la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia del espionaje o inducción a la infracción contractual

Además, el Acuerdo APDIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en su artículo 39 define unos mínimos de protección para todos los países integrantes de la OMC: “Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos”

 

Por último hay que hacer referencia a la nueva directiva de la Unión Europea, recientemente aprobada, cuyo objetivo es armonizar la definición del secreto industrial y de los medios para su protección en todos los Estados miembros. Una directiva que habrá que transponer en 2 años a la legislación española.

Concepto

En sentido amplio se considera secreto industrial a todo conocimiento relativo a un proceso de fabricación, estrategia de negocio, desarrollo técnico, producto o servicio creado por una empresa, siempre y cuando ésta haya tomado las medidas concretas para ocultarlo a sus competidores, por ser garantía de la obtención de una ventaja competitiva frente a ellos.

Entre ellas cabe destacar el acceso restringido a dicho secreto a personas que mantengan una relación contractual con la empresa. La fórmula habitual para garantizarlo es el establecimiento de cláusulas de confidencialidad que, por contrato, les obliguen a mantener lo que saben en secreto.

También se contempla como esfuerzo significativo para evitar su divulgación que lo considerado secreto se almacene en lugares apropiados. En el caso de existir documentos que soporten el contenido del secreto industrial, la garantía de que se pretende evitar cualquier filtración está en que éstos sean sellados como “Confidenciales”.

Diferencias con el concepto “Know How”

En algunas ocasiones se utiliza el concepto “Know How” como sinónimo de secreto industrial, pero en realidad existen algunos matices que diferencian ambos sutilmente y es necesario especificar. El anglicismo “Know How” se utiliza en referencia al conjunto de conocimientos y saberes adquiridos por una empresa en virtud de su experiencia e investigación que mejoran la gestión del negocio y son difíciles de copiar por su complejidad.

A diferencia del secreto industrial, el “Know How” no se refiere a procesos técnicos industriales y además su divulgación no hace que deje de ser considerado como tal. Un ejemplo claro de transferencia de Know How se da cuando una franquicia vende ese “saber hacer” a un franquiciado para que éste desarrolle de forma eficaz su negocio en los campos productivo, administrativo, financiero o comercial.

El secreto industrial se refiere a todo conocimiento técnico acerca de ideas, procedimientos y productos industriales que otorga una ventaja competitiva a la empresa y, por ello, siempre permanece oculto a la competencia. Tiene como condición “sine qua non” que no se divulgue (ni, por supuesto, se venda) para seguir siendo considerado como tal.

El uso del secreto industrial en la PYME

La PYME y los emprendedores hacen uso de los procedimientos securitarios que llevan a considerar sus avances como secretos industriales porque mantenerlos ocultos a ojos de los curiosos es, sencillamente, más barato que mantener una patente. Además, mientras estas duran 20 años el secreto lo hace indefinidamente.

A esto hay que añadir que las solicitudes de patente se publican, normalmente transcurridos 18 meses desde su presentación. En caso de que finalmente se deniegue la solicitud, la empresa que la presentó habrá facilitado información muy valiosa a los competidores sin recibir nada a cambio. Finalmente, lo que es protegible mediante patente también lo es como secreto industrial, ya que, por definición, una patente es algo nuevo nunca divulgado.

Como bien se apunta en esta misma web no es incompatible con la patente. Puede darse el caso que un producto esté patentado y la fases de su desarrollo estén también protegidas por el secreto industrial. Sin embargo, hay invenciones que no pueden protegerse como patentes por no cumplir algún otro de los requisitos de patentabilidad (actividad inventiva y aplicación industrial) o por, directamente, estar excluidas de la materia patentable (por ejemplo, los programas de ordenador como tales).

Si es verdad, que la protección legal del secreto industrial es más débil ya que se limita, como se puntualiza en la web de la OEPM a exigir una compensación económica a cualquier persona que esté obligada a respetar ese secreto (básicamente empleados) y lo divulgue o lo utilice en beneficio propio o ajeno. Es decir, el secreto industrial tiene sólo una protección contra el espionaje.

Pare evitar la filtración o divulgación de sus secretos industriales muchas empresas suelen tener personal dedicado al contraespionaje.

Algunos ejemplos

No hay que ir a rememorar ninguna de las muchas películas de esta temática para poner ejemplos de espionaje industrial. Dentro del sector informático es famoso el caso de IBM contra Hitachi y en el automovilístico el de General Motors contra Volkswagen pero existen muchos más.

Uno de los secretos industriales mejor guardados, por ejemplo, es la fórmula secreta de Coca-Cola. Desde su nacimiento en 1.886, cuando fue formulada por el farmacéutico John Pemberton como un medicamento para el cerebro y los nervios, y más tarde llevada al mercado por Frank Mason Robinson quien introdujo la marca e ideó el logotipo en 1.893, la fórmula secreta ha sido tema de libros, especulaciones y leyendas de marketing. Se dice que está guardada en un banco en Atlanta, al que sólo tienen acceso dos directivos.

Esto es sólo un apunte sobre el secreto industrial. En esta misma web podréis encontrar un epígrafe muy útil que lo trata más a fondo.

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II Parte: Sobre los cambios de la Nueva Ley de Patentes Ley 24/2015

Ahora nos queda la tarea más difícil, llevar a la práctica el entorno normativo que hemos plasmado por escrito”

En esta segunda parte de la entrevista sostenida con Maria José de Concepción Sánchez, subdirectora general y directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, nos comenta que los cambios que introduce la Ley 24/2015 eran necesarios para armonizar las legislaciones nacionales e internacionales en materia de Propiedad Industrial y reconoce que ahora les queda la tarea más difícil, llevar a la práctica el entorno normativo que han plasmado por escrito.

FotoMariaJose¿Por qué cree que eran necesarios los cambios que introduce la Nueva Ley de Patentes 24/2015 ?

Este cambio era necesario, como he comentado al principio, por la necesidad de armonizar con legislaciones nacionales e internacionales en materia de Propiedad Industrial, derechos afectados y normativas donde el emprendedor o el desarrollo tecnológico están implicados, a saber entre otros:

  • Incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

  • Asimilación del Tratado de cooperación en materia de patentes, PCT, y del Convenio de Patente Europea.

  • Integración de la Propiedad Industrial, a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

  • Armonización con el Tratado sobre el derecho de patentes (PTL).

  • Actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en la Ley 14/2011, de1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en consonancia con simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica y en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Hay que tener en cuenta que la Ley actual era del año 1986 y muchos de los cambios que se han producido en estos años, no solo a nivel de Propiedad Industrial, marcan decisoriamente las actividades y derechos de los solicitantes de patentes en el desarrollo económico de su invenciones y puesta en el mercado de las mismas, donde es imprescindible que el Sistema sea efectivo para garantizar la seguridad jurídica necesaria.

De entre ellos ¿cuál o cuáles considera más importantes?

Es difícil dar una respuesta en este momento, quizá esta pregunta se contestaría mejor después de unos años trabajando con el nuevo marco legislativo, pero a priori y personalmente me inclino por el cambio de procedimiento con examen sustantivo de las solicitudes.

El nuevo procedimiento tiene muchas similitudes con la patente europea ¿qué se gana con ello?

Simplificar y armonizar, es necesario que los solicitantes tengan una línea común en los procedimientos que les resuelva el tener que conocer distintas vías asociadas. Si observamos las estadísticas y datos de los últimos años resulta obvio que existe un desplazamiento desde los procedimientos de concesión nacionales a los internacionales y el crecimiento, en número y en proporción, de las patentes tramitadas a través de estos últimos. En  1986 todas las patentes se concedían por vía nacional. Hoy más del  90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

¿Supondrá la NLP un descenso en la nulidad de patentes?

Por parte de los Tribunales está claro que sí, conceder patentes con falta de novedad implica poner el pie en el mercado pudiendo infringir los derechos de terceros con tecnología anteriormente protegida en el mismo sector tecnológico.

Con la NLP la oposición a la patente se hace una vez concedida. ¿En el caso que se acepte esa oposición se devuelven los costes de su registro?

No, se entiende que las tasas aplicadas a la elaboración del Informe y a la solicitud, que se han hecho efectivas, al principio del procedimiento, ya han sido justificadas por el trabajo hecho.

La NLP prevé también una serie de medidas de apoyo para la #PYME y emprendedores ¿En que consisten?

Esta ayuda se centra en el tema de las tasas , se contempla el descuento del 50% en la tasa de depósito, de búsqueda, de examen y las tres primeras anualidades para los emprendedores y PYME y se establece que las universidades públicas tienen derecho a una bonificación del 50% en el importe de las tasas y del 100% si se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o modelo antes de 4 años desde la fecha de presentación o 3 años desde la fecha de concesión.

¿Nos podía comentar cómo afectará esta NLP al trabajo de los examinadores?

Afectará en el cambio a la hora de trabajar, ahora será la OEPM la que concede y deniega y esa responsabilidad es asumida por el Departamento de Patentes. En cuanto a la capacitación para afrontar esta nueva legislación no veo ningún problema ya que contamos con un equipo de Técnicos Superiores con una excelente preparación técnica y profesional para afrontarlo, de hecho la formación interna es uno de los pilares en los objetivos del Departamento.

También hay que considerar que la Oficina Española de Patentes desde 1995 actúa, en el marco del Tratado PCT, como Administración encargada de la Búsqueda Internacional y desde el 1 de junio de 2003 como Administración de Examen Preliminar Internacional, lo cual ha capacitado al personal que realiza estas tareas con la adecuada formación y experiencia.

Por último ¿qué grado de aceptación ha tenido la NLP en empresas, universidades y centros de I+D+i ¿Gustan los cambios que se introducen?

Es difícil que todos los cambios puedan ser del agrado o desagrado del 100% de los actores implicados, pero en el proceso tanto de consulta pública del Borrador de la Ley 24/2015 como en el de su Reglamento sí que hemos constatado que los cambios sustantivos introducidos han sido generalmente bien acogidos.

Ahora nos queda la tarea más difícil, llevar a la práctica el entorno normativo que hemos plasmado por escrito, en la actuación de la Oficina para conseguir la solidez y fuerza jurídica en los títulos concedidos para el uso adecuado, por parte de los titulares de los mismos en vista a sacar el mayor partido de su invención.

Trabajaremos y estamos trabajando ya en la consecución de estos objetivos.