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¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? Parte 1

ANDEMA expidió el pasado año 54 certificados de notoriedad de marca en España

Hace poco menos de un mes la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), en el marco del convenio que subscriben anualmente y con motivo del día mundial de la Propiedad Industrial, lanzaron la campaña de sensibilización “Ser único no es fácil”. Se trata de un video que refleja, en clave de humor, lo decepcionante que puede resultar comprobar la dificultad que tiene ser original en un mundo hiper-conectado, donde cada vez hay más emprendedores creativos poniendo ideas y empresas en marcha. En él no queda claro si lo sucedido se trata de una coincidencia o es fruto del más descarado plagio. Os lo acercamos para que podáis verlo y sacar vuestras propias conclusiones:

Si estáis interesados en conocer las actividades que organiza ANDEMA y su finalidad os invitamos a visitar la página web de la asociación, donde se informa de todo ello y además se ofrece una detallada definición de lo que es una marca, sus tipos y cómo se han de proteger.

Gracias a una reciente visita a la web de ANDEMA pudimos conocer que, entre los múltiples servicios que ofrece la entidad, la expedición de certificados de notoriedad de marca es uno de los más solicitados y conocidos. A causa de ello nos propusimos averiguar qué se considera legalmente una marca notoria en España y qué diferencia hay entre esa consideración y la de marca renombrada. Esto es lo que hemos encontrado.

Marcas notorias y renombradas: definición y diferencias

Según el diccionario de la RAE el vocablo “notorio” tiene tres acepciones: público y sabido por todos; claro, evidente; e importante, relevante o famoso. Según la misma institución, el adjetivo “renombrado” se aplica a lo “conocido y admirado por su excelencia”.

El uso de ambos adjetivos en el ámbito jurídico y su aplicación a marcas registradas resulta ser mucho más preciso. Así, según el artículo 8.2 de la Ley de Marcas, una marca notoria es aquella que “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”.

Según lo expuesto, la ley reconoce como marcas notorias aquellas que, por la actividad llevada a cabo por su titular en el mercado, su presencia en ferias y por acción de publicidad, son conocidas por la tipología de consumidores a la que van destinada, ya sean conocidas por sus consumidores de facto o por consumidores que sin serlo, identifican el producto o el servicio, como originario de su titular.

Dependiendo del sector, el público al que se dirigen varian y la exigencia de que sean marcas conocidas por un número importante de consumidores también varia. Una marca de un producto quirúrgico puede ser notoria si en la comunidad médica es una marca conocida. Por el contrario, un producto lácteo para ser notoria debe ser conocida ampliamente por sus consumidores reales o potenciales.

La marca alcanza el grado de notoria tras un importante esfuerzo empresarial, pero que para que mantenga dicho carácter, la marca debe seguir siendo conocida por el tipo del público al que se dirige, bajo riesgo de perder su notoriedad. Un ejemplo de este tipo de marca lo encontraríamos en “Santa Cruz”, firma norteamericana fabricante de monopatines y todo tipo de material relacionado con el skateboarding  presente en este sector durante 40 años.

El reconocimiento legal de notoriedad a una marca como “Santa Cruz” habilitaría a su titular a oponerse al registro de una segunda marca con un denominativo idéntico o similar en la misma clase en la que está registrada “Santa Cruz”, así como en clases que designan productos, servicios y actividades que puedan estar relacionadas con monopatines, que es el producto que se comercializa la marca notoria “San Cruz”.

¿Qué sería entonces una marca renombrada? El artículo 8.3 de la Ley de Marcas lo aclara: “cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

Estaríamos hablando de marcas que son conocidas por el público en general, es decir, por la suma de los consumidores tanto reales, como potenciales, así como por las empresas que son competencia de la marca renombrada, así como por los operadores que intervienen en el círculo comercial de dicho producto, independientemente del sector y público concretos a los que vayan destinados sus productos. Un claro ejemplo de ello lo tendríamos en Apple, firma de reconocido prestigio internacional por la comercialización de toda clase de dispositivos tecnológicos.

En este caso, el renombre alcanzado por la marca permitiría a ésta oponerse al registro de una marca posterior que tratara de proteger cualquier producto con el mismo o similar nombre y/o logotipo, sea cual fuere el sector al que estuviera destinado. Por ejemplo, sería motivo de oposición el intento de registro de una marca “Apple” que designara una cerveza artesana con manzana entre sus ingredientes y utilizando el archiconocido logotipo de la fruta mordida, aunque el producto, como se plantea en este hipotético caso, no tuviese nada que ver con el sector de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para que a una marca le sea expedido el Certificado de Notoriedad por parte de ANDEMA se han de aportar un buen número de documentos. La asociación ofrece una lista de toda la documentación requerida en este archivo.

Certificados de Notoriedad y Renombre expedidos por ANDEMA en 2016

ANDEMA informó en su memoria anual que la asociación había expedido en España un total de 54 Certificados de Notoriedad durante 2016, más del doble del número de expediciones realizadas durante el ejercicio anterior, 2015, que llegaron a 25. De entre los 54 certificados expedidos el pasado año 21 lo fueron para empresas no asociadas. Según comenta ANDEMA en la propia memoria el hecho es significativo al demostrar que este servicio se ha convertido en una de las principales vías por las que se conoce el buen trabajo de la asociación, ya que su Certificado de Notoriedad ha obtenido una gran valoración en varias sentencias y resoluciones administrativas.

Además, la asociación también destaca en el documento que la obtención del certificado no requiere a las empresas esperar demasiado tiempo. Una vez aportada la documentación necesaria para su análisis no excede de los siete días.

Los resultados son muy diferentes en lo que respecta a los Certificados de Renombre, ya que ANDEMA no recibió solicitud alguna durante 2016. Para averiguar qué tipo de marcas reciben esta segunda clase de reconocimiento y protección podéis visitar la página web del Foro de Marcas Renombradas, una alianza estratégica público-privada entre empresas españolas de gran proyección internacional que será motivo de una segunda parte de esta entrada  ¿Qué se considera legalmente una marca notoria y una renombrada? PARTE II.

Aprovechamos para aclarar que para alcanzar ambas categorías es condición sine qua non el tener la marca registrada. El procedimiento para hacerlo es sencillo y hasta lo puedes hacer vía online como explicamos en otra entrada de este mismo blog. 

 

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